A Critical Review on the Compensation System under Para 2 of Article 128 in the Revised Patent Act

특허권자의 손해액을 추정하는 제128조의 개정 특허법이 2020년 12 월 10일 시행되었다. 특허권자가 특허발명을 실시(생산 및 판매)하고 있는 경우에 적용되었던 개정 전 제2항 및 제3항은 침해자의 양도수량 을 전제로 특허권자의 생산수량에서 실제 판매수량 및 ‘침해행위 외의 사유’에 의하여 판매할 수 없었던 수량을 제외하고 손해액을 추정하였 다. 그러나 개정법에서는 특허권자의 생산수량을 넘는 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있다. 또 ‘침해행위 외의 사유’로 판매할 수 없었 던 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있게 되었다. 본 개정은 그동안 실질적인 손해배상이 이루어지지 않는 문제점을 해결하기 위한 것으로 볼 수 있다. 그러나 개정법에 의해서도 여전히 특허권자에게 손해배상을 하고도, 침해자에게 침해행위로 얻은 이익이 남을 수 있다. 이는 계속 침해행위를 할 수 있는 이유가 되므로 특허권자 의 실질적 보호가 이루어지지 못하는 문제점이 있다. 또 개정 전에는 ‘침해행위 외의 사유’를 침해자가 입증하여 손해액의 감면 추정이 가능하였지만, 개정 후에는 ‘침해행위 외의 사유’를 특허권 자가 입증하여 손해액의 증액 추정이 가능하다. 다만, 개정법에는 ‘침해 행위 외의 사유’의 의미가 명확하게 정의하고 있지 않다. 따라서 특허권 자는 ‘침해행위 외의 사유’를 보다 포괄적이고 넓은 범위로 해석하여 입증하려고 하는 반면, 침해자는 보다 한정적으로 좁게 해석하여 특허 권자의 입증을 부정하게 된다. 이러한 당사자 간의 주장과 분쟁은 손해 액을 쉽게 추정할 수 없는 문제점이 있게 된다. 따라서 손해배상 후에 침해자에게 남은 이익에 대해서도 환수할 수 있는 규정이 필요하고, 손해액의 추정에 포함되는 ‘침해행위 외의 사유’ 의 의미를 명확히 정의할 필요가 있다. 정의규정 도입방안으로는 ‘침해 행위 외의 사유’로 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품, (ⅱ) 침해자의 영업 력, (ⅲ) 침해제품의 브랜드 및 디자인 등을 고려해 볼 수 있지만, 엄격하 고 한정된 관점에서 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품이 있는 경우에만 적용하는 것으로 정의할 필요가 있다.